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2019/1/3    来源：黄金智慧知识产权    作者：  浏览次数：7109

编者注：“微信”食品案引起了社会公众的广泛关注，该案分两阶段，第一阶段，腾讯公司将微信食品公司已经注册的第10213090号“微信”商标予以无效宣告；第二阶段，腾讯公司提起侵害注册商标专用权及不正当竞争纠纷。2018年1月16日，商评委宣告该商标无效；2018年12月14日，北京知识产权法院公开宣判涉“微信”商标权及不正当竞争纠纷案，法院认定“微信”属驰名商标，判微信食品公司及时更名并赔偿腾讯公司1000余万元。

下文仅就受腾讯公司委托、黄金智慧知识产权机构代理的商评委第10213090号“微信”商标无效宣告裁定进行客观评述。原文刊登于《中华商标》杂志。

初次注册

第10213090号“微信”商标由西安阿格瑞斯电子科技有限公司于2011年11月21日向商标局提出注册申请，2013年1月21日被商标局核准注册，核定使用在第29类肉干、鱼制食品等商品上。

第一次转让

2014年8月20日，争议商标经商标局核准，转让给深圳市鑫泽西海实业发展有限公司。

第二次转让

2016年8月2日，争议商标经商标局核准，又转让给深圳市微信食品股份有限公司，即本案被申请人

被宣告无效

2017年01月22日被腾讯公司提出无效宣告，2018年01月16日商评委宣告该商标无效。

一、基本案情

第10213090号“微信”商标（以下简称“争议商标”）于2011年11月21日由西安某电子科技公司（下称“原注册人”）提出注册申请，指定使用在第29类“蛋;豆腐制品;果冻;精制坚果仁;牛奶制品;肉干;食用油;以果蔬为主的零食小吃;鱼制食品;腌制蔬菜”商品上，2013年1月21日获准注册。2014年8月20日，争议商标经商标局核准，转让给深圳某实业限公司。2016年8月2日，争议商标经商标局核准，又转让给深圳某食品有限公司，即本案被申请人。2017年01月22日，腾讯科技（深圳）有限公司（以下简称“申请人”）委托北京黄金智慧知识产权代理有限公司对争议商标提出无效宣告申请。

申请人的主要理由：

（一）申请人的“微信”商标具有很强独创性和较高知名度，已与申请人之间建立唯一对应关系。争议商标是对申请人在先注册并已经驰名的第9085979号“微信及图”商标的复制、抄袭和摹仿，争议商标的注册会使消费者对商品来源造成混淆和误认，也会淡化申请人驰名商标的显著性。

（二）申请人的“微信”品牌应用程序已经具有多达8亿多用户的受众群体和广大公共服务的微信用户。争议商标如注册并使用，不仅会使广大消费者对微信所指代的商品的特性、来源等产生错误认识，也会对已经形成的稳定的市场秩序造成消极影响。

（三）争议商标的注册人具有明显的复制、抄袭及摹仿他人知名商标的恶意。争议商标的注册申请是其注册人为牟取不正当利益而注册的商标，其注册和使用不仅会导致相关消费者对商品来源产生误认，扰乱正常的商标注册管理秩序，对公平竞争的市场秩序造成损害。被申请人注册并使用争议商标的行为有违诚实信用原则。

由此，申请人请求依据《商标法》第七条、第十条第一款第（七）项、第（八）项、第十三条、第三十条、第四十四条第一款等规定，对争议商标予以无效宣告。

申请人同时提交了“微信”商标知名度的证据材料，以及提供了被申请人及争议商标的原注册人等企业信息资料等证据。

被申请人针对申请人的无效宣告理由进行了答辩。

二、裁定结果

商标评审委员会经审理认为：

争议商标的原注册人申请注册了300余件商标，除本案争议商标外，还在其他多个类别上申请注册了“微信”、“卡其亚”、“阿米茄AMIGAA”、“COACH TORP”、“洁艺雅”、“希西黎”等多件与他人在先知名商标相同或近似的商标。争议商标的原注册人的上述行为明显超出了正常的生产经营需要，具有复制、摹仿他人在先知名商标的主观故意，违反了诚实信用原则，扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损于公平竞争的市场秩序，已构成修改前《商标法》第四十一条第一款规定所指的“以其他不正当手段取得注册”之情形。争议商标依法应予以无效宣告。

三、典型意义

《商标法》第四十四条第一款中的“其他不正当手段”是指属于欺骗手段以外的扰乱正常的商标注册管理秩序、损害公平竞争的市场环境、不正当占用公共资源或者以其他方式牟取不正当利益的手段。在本案的代理过程中，我们通过争议商标的转让轨迹，逐步查找、调查各次转、受让方的企业信息，经营范围、股东情况、从事的商业活动，以及这些主体名下申请注册商标的情况等。当我们查到争议商标的原注册人名下有大量抄袭、摹仿知名品牌的商标时，并且这些商标的申请均为同一家商标代理公司代理。作为一家知识产权公司，大量代理此种摹仿知名品牌的商标申请，本身就有违其职业操守。我们通过对该知识产权代理公司企业信息查询，发现该知识产权公司与电子公司有相同的股东。很显然，被申请人大量注册商标的行为明显是一种非以使用为目的的恶意囤积行为，其“不正当手段”的恶意程度进一步升级。

本案的一个重要看点在于：争议商标原注册人虽将争议商标经过两次转让，但由于该商标申请注册的源头就存在扰乱正常商标注册管理秩序的行为，其恶意的本质不会因为转让行为有所改变。争议商标属于典型意义上的“毒树之果”。

近年来，商标评审实践和司法实践均认为，非以使用为目的，大量或多次抢注商标的行为应认定为属于扰乱商标注册秩序的行为，应适用《商标法》第四十四条第一款来进行规制，此种做法对有力打击恶意抢注行为亦具有重要意义。

本案的启示在于一定要全面调查对方当事人名下申请商标的情况，其成立情况、经营范围、股东情况以及具体从事的商业活动。

附：

关于第10213090号“微信”商标无效宣告请求裁定书

商评字[2018]第0000007705号

申请人：腾讯科技（深圳）有限公司

委托代理人：北京黄金智慧知识产权代理有限公司

被申请人：深圳市微信食品股份有限公司

委托代理人：深圳市智恒信为知识产权代理有限公司

申请人于2017年01月22日对第10213090号“微信”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求。我委依法受理后，依照《商标评审规则》第六条的规定，组成合议组依法进行了审理，现已审理终结。

申请人的主要理由：1、申请人的“微信”商标具有很强独创性和较高知名度，已与申请人之间建立唯一对应关系。争议商标的注册极易造成消费者对商品的提供者产生混淆误认。2、争议商标与申请人在先注册的第9085979号“微信及图”商标（以下称引证商标）文字完全相同，指定使用的商品亦具有一定关联性，争议商标的注册和使用易造成消费者的混淆和误认。3、申请人的“微信”商标已成为驰名商标，争议商标构成对申请人驰名商标的复制和摹仿，争议商标的注册会淡化申请人驰名商标的显著性。4、“微信”作为知名即时通信软件的名称，申请人对其享有知名软件名称权。争议商标的注册损害了申请人在先的知名商品特有名称权。5、被申请人注册争议商标是一种基于其他关系明知他人商标存在的恶意抢注行为，构成对申请人在先使用并有一定影响的商标的抢注，其行为了违反诚实信用原则。6、“微信”商标经申请人大量使用，已经与申请人之间建立唯一对应关系。被申请人将“微信”商标申请注册在指定商品上，无法起到区分商品来源的显著性作用。7、申请人的“微信”品牌应用程序已经具有多达8亿多用户的受众群体和广大公共服务的微信用户。争议商标如注册并使用，不仅会使广大消费者对微信所指代的商品的特性、来源等产生错误认识，也会对已经形成的稳定的市场秩序造成消极影响。8、争议商标的注册人具有明显的复制、抄袭及摹仿他人知名商标的恶意。争议商标的注册申请是其注册人为牟取不正当利益而注册的商标，其注册和使用不仅会导致相关消费者对商品来源产生误认，扰乱正常的商标注册管理秩序，对公平竞争的市场秩序造成损害。被申请人注册并使用争议商标的行为有违诚实信用原则。综上，依据《商标法》第七条、第十条第一款第（七）项、第（八）项、第十一条、第十三条、第十五条第二款、第三十条、第三十一条、第三十二条、第四十四条第一款的规定，争议商标应予无效宣告。

申请人向我委提交了以下主要证据（以光盘形式提交）：

1、申请人微信官网对“微信”产品历程简介及“微信”应用的介绍资料；

2、申请人“微信”品牌所获荣誉及媒体报道资料；

3、《微信商业化价值研究报告》、《微信品牌价值研究报告》及其他研究报告资料；

4、在先行政机关裁定书及法院判决书；

5、陕西省企业信息公示系统关于西安阿格瑞斯电子科技有限公司和西安一通商标事务所有限公司的企业信息查询；

6、西安阿格瑞斯电子科技有限公司名下的商标清单及部分商标信息；

7、深圳市鑫泽西海实业发展有限公司与深圳市微信食品股份有限公司企业信息资料；

8、争议商标的相关转让公告信息。
被申请人答辩的主要理由：争议商标指定使用的商品与引证商标核定使用的商品不构成类似商品。争议商标具有独特的经营创意，其理念与引证商标完全不同。引证商标的获准注册时间晚于争议商标的注册时间，不应受到驰名商标的保护。争议商标的使用不带有欺骗性，不会使相关公众对商品的质量等特点产生误认，亦不会有害于社会主义道德风尚或其他不良影响。争议商标的注册和使用符合法律规定，不是以不正当手段抢先注册申请人已经使用并有一定影响的商标。在引证商标已经成为近10亿人使用的情况下，即时通讯软件已经和引证商标形成了唯一对应关系，达不到区分商品来源的作用。且被申请人将争议商标进行了广泛的商业使用，已经形成了一定的社会效应。综上，争议商标应予维持注册。

被申请人向我委提交了以下主要证据（复印件或光盘）：

1、争议商标的广告语；

2、其他主体注册的“微信”商标档案信息；

3、争议商标的转让协议及被申请人对引证商标提出的撤销申请书；

4、争议商标的使用证据；

5、被申请人分公司的营业执照；

6、关于被申请人的媒体报道等。

针对被申请人的答辩，申请人质证的理由与无效宣告请求基本一致。

经审理查明：

1、争议商标由西安阿格瑞斯电子科技有限公司于2011年11月21日向商标局提出注册申请，2013年1月21日被商标局核准注册，核定使用在第29类肉干、鱼制食品等商品上。2014年8月20日，争议商标经商标局核准，转让给深圳市鑫泽西海实业发展有限公司。2016年8月2日，争议商标经商标局核准，又转让给深圳市微信食品股份有限公司，即本案被申请人。

2、引证商标由申请人于2011年1月24日向商标局提出注册申请，指定使用在第9类计算机、计算机外围设备等商品上，被商标局初步审定并公告后，被第三人提出异议，商标局于2015年4月28日作出引证商标准予注册的决定。引证商标被本案被申请人以其在计算机软件（已录制）、计算机程序（可下载软件）部分核定使用商品上成为商品通用名称为由提出撤销申请，现处于审理程序中。

3、争议商标的原注册人西安阿格瑞斯电子科技有限公司名下共申请注册了300余件商标，除本案争议商标外，还在其他类别申请注册了“微信”、“卡其亚”、“阿米茄AMIGAA”、“COACH TORP”、“洁艺雅”、“希西黎”等多件与知名品牌相近似的商标。

以上事实有商标档案在案佐证。

我委认为，鉴于2013年8月30日修订的《商标法》（以下称现行《商标法》）已于2014年5月1日起施行，本案中，争议商标获准注册日期早于2014年5月1日，依据法不溯及既往的原则，本案实体问题应适用修改前的《商标法》，相关程序问题适用现行《商标法》。

依据当事人陈述的事实和理由，本案焦点问题可归纳为：1、争议商标与引证商标是否构成使用在类似商品上的近似商标，即争议商标的注册是否违反了修改前《商标法》第二十九条的规定；2、争议商标是否构成对申请人“微信”商标的复制摹仿，即争议商标的注册是否违反了修改前《商标法》第十三条的规定；3、争议商标是否损害了申请人在先的知名商品的特有名称权，是否构成对申请人在先使用并有一定影响的商标的抢注，即争议商标的注册是否违反了修改前《商标法》第三十一条的规定；4、争议商标的注册是否违反了修改前《商标法》第十五条的规定；5、争议商标的注册是否违反了修改前《商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项的规定；6、争议商标的注册是否违反了修改前《商标法》第十一条的规定；7、争议商标的注册是否违反了修改前《商标法》第四十一条第一款的规定。

针对焦点问题一，争议商标指定使用的肉干等商品与引证商标核定使用的计算机等商品在商品的功能、用途、销售渠道等方面均存在区别，争议商标与引证商标同时使用在各自指定商品上，不致引起相关公众的混淆误认，未构成使用在类似商品上的近似商标。

针对焦点问题二，申请人提交的在案证据不足以证明在争议商标申请注册日前，其“微信”商标经过长期使用及广泛宣传等，已为相关公众所熟知。因此申请人称争议商标的注册违反了修改前《商标法》第十三条的规定缺乏事实依据，我委不予支持。

针对焦点问题三，申请人称争议商标的注册损害了其在先的知名商品特有名称权，但本案中，申请人提交的在案证据不足以证明“微信”在争议商标申请之前已构成知名商品的特有名称，且申请人已在先申请注册了引证商标，故其已不具有知名商品特有名称的属性。申请人的该项主张缺乏事实依据，我委不予支持。

申请人认为争议商标是对申请人“微信”商标的抢注，违反了修改前《商标法》第三十一条的规定。但鉴于本案申请人提交的在案证据不足以证明在争议商标申请日前，申请人将“微信”作为商标在与争议商标指定使用第29类肉干等相同或类似商品上进行了使用并取得一定影响。因此，我委对该项主张不予支持。

针对焦点问题四，申请人虽然援引了修改前《商标法》第十五条作为本案的法律依据，但并未具体陈述，亦未提交相应的证据支持其主张，故申请人的该项主张我委不予支持。

针对焦点问题五，修改前《商标法》第十条第一款第（七）项所指的“夸大宣传并带有欺骗性”是指商标对指定使用商品的质量等特点做出了超过固有程度的表示，易使消费者产生错误认识。修改前《商标法》第十条第一款第（八）项所指的不良影响，是指商标自身或其构成要素对社会公共利益和公共秩序有消极、负面影响的情形。本案中，争议商标并未构成上述条款所规定的情形。

针对焦点问题六，争议商标由“微信”构成，使用在第29类肉干等商品上，并未仅直接表示商品的功能用途等特点，能起到区分商品来源的识别作用，具备商标应有的显著性，未违反修改前《商标法》第十一条的规定。

针对焦点问题七，本案中，争议商标的原注册人西安阿格瑞斯电子科技有限公司申请注册了300余件商标，除本案争议商标外，还在其他多个类别上申请注册了“微信”、“卡其亚”、“阿米茄AMIGAA”、“COACH TORP”、“洁艺雅”、“希西黎”等多件与他人在先知名商标相同或近似的商标。争议商标的原注册人的上述行为明显超出了正常的生产经营需要，具有复制、摹仿他人在先知名商标的主观故意，违反了诚实信用原则，扰乱了正常的商标注册管理秩序，并有损于公平竞争的市场秩序，已构成修改前《商标法》第四十一条第一款规定所指的“以其他不正当手段取得注册”之情形。

此外，被申请人称申请人在无效宣告申请中提交的副本证据光盘已经损坏，请求我委提供光盘副本。鉴于本案申请人提交的证据6在商标局商标查询系统中皆可查到，故依据行政效率原则，对申请人的证据我委不再予以交换。

综上，申请人无效宣告理由部分成立。

依照修改前《中华人民共和国商标法》第四十一条第一款、《中华人民共和国商标法》第四十四条第一款、第三款和第四十六条的规定，我委裁定如下：

争议商标予以无效宣告。

当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向人民法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。

合议组成员:胡朋娟
乔烨宏
申琼珊

2018年01月16日